대법원 전원합의체(주심 박병대 대법관)는 20일 뉴발란스 미국 본사가 “상표권을 침해하지 말라”며 국내 운동화 제조업체 유니스타를 상대로 제기한 권리범위확인 청구소송 상고심에서 원고패소 판결한 원심을 깨고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다.

재판부는 “상표 등록 당시에는 식별력이 없었지만, 이후 소비자들에게 널리 인식됐다면 이를 바탕으로 판단해야 한다”며 “상표 등록 시점이 아닌 소송 시점을 기준으로 해야 한다”고 밝혔다.

이는 등록 당시 식별력이 없었다면 상표권을 보호받을 수 없다고 판단해 온 기존 대법원 판례를 뒤집은 것이다.

재판부는 “뉴발란스 운동화 및 스포츠 의류 국내 매출액은 2004~2010년 2,820억원에 달했고, ‘베스트 브랜드’와 ‘올해의 브랜드’로 선정되기도 했다”며 “뉴발란스 등록상표 구성 중 ‘N’ 부분은 등록결정 당시인 1984년엔 식별력이 없었으나 권리범위확인 심판이 이뤄진 2011년에는 중심적 식별력을 갖게 됐다고 봐야 한다”고 설명했다.

뉴발란스는 지난 1975년부터 자사 운동화에 ‘N’자 표장를 부착해 세계적으로 판매해왔고 국내에선 1984년 9월 ‘점선 모양의 운동화 옆면에 오른쪽으로 약간 기울어진 고딕체 영문자 N이 음각으로 새겨진 도형’을 상표등록한 뒤 2009년 이후 인지도를 높였다.

유니스타는 이후 뉴발란스와 비슷한 모양의 ‘N’자 밑에 ‘UNISTAR’라고 작게 적힌 표장을 사용했다.

이에 대해 뉴발란스는 2010년 상표 도용 업체 제보자에게 포상금을 지급하는 등 ‘짝퉁 대응’에 나섰다. 그러자 유니스타는 “뉴발란스 표장과 유니스타의 표장은 다르기 때문에 상표권 침해가 아니다”라며 권리확인 심판을 청구했다.

특허심판원은 지난 2011년 “해당 표장은 외관, 호칭, 관념이 서로 다르고, 흔하기 때문에 식별력이 없다”며 상표권 보호 대상이 아니라는 결정을 내렸다. 그러자 이번엔 뉴발란스가 특허심판원의 결정을 취소해 달라는 권리범위확인 청구소송을 특허법원에 제기했다.

하지만 특허법원 역시 유니스타의 손을 들어줬다. 특허법원은 “뉴발란스 상표등록 당시 국내에 널리 알려져 있었다고 볼 수 없고, ‘N’ 표장이 식별력이 있다고 인정하기 어렵다”고 밝혔다.

한편, 대법원이 뉴발란스의 손을 들어줌에 따라 뉴발란스와 유사한 상품을 제작해 온 업체의 제품 생산·판매에 제동이 걸릴 것으로 보인다.